【案情】
2018年，三之三公司作為著作權(quán)人取得“A”美術(shù)作品登記證書(shū)，載明的創(chuàng)作完成時(shí)間及首次發(fā)表時(shí)間為1995年。該公司于2003年在第41類(lèi)幼兒園等服務(wù)上核準(zhǔn)注冊(cè)第1984484號(hào)“A3&3”圖文組合商標(biāo)，并于2009年將該商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給展育公司。2018年，展育公司申請(qǐng)?jiān)诘?1類(lèi)幼兒園等服務(wù)上注冊(cè)第34662513號(hào)“A（深灰色）”圖形商標(biāo)，三之三公司曾以對(duì)“A”圖形具有在先著作權(quán)等為由對(duì)該商標(biāo)提出異議，被駁回，該商標(biāo)得以注冊(cè)。后展育公司出具商標(biāo)使用授權(quán)書(shū)，同意將第1984484號(hào)圖文組合商標(biāo)及第34662513號(hào)商標(biāo)授權(quán)給愛(ài)加麗都幼兒園使用。2020年10月，三之三公司發(fā)現(xiàn)愛(ài)加麗都幼兒園的園內(nèi)設(shè)施、學(xué)生校服等處使用了“A（黃色）”等標(biāo)識(shí)。該公司認(rèn)為，愛(ài)加麗都幼兒園未經(jīng)許可，擅自將與該公司上述美術(shù)作品實(shí)質(zhì)性相同的標(biāo)識(shí)作為其幼兒園經(jīng)營(yíng)中的主要圖形標(biāo)識(shí)，侵犯了該公司的著作權(quán)，起訴要求停止侵權(quán)、賠禮道歉并賠償經(jīng)濟(jì)損失。
【分歧】
本案涉及權(quán)利沖突下著作權(quán)默示許可的審查問(wèn)題，是判斷三之三公司訴求是否成立的前提。三之三公司將其美術(shù)作品作為商標(biāo)顯著部分注冊(cè)了商標(biāo)，在轉(zhuǎn)讓該商標(biāo)時(shí)，未明確限制受讓人權(quán)利，受讓人能否在轉(zhuǎn)讓商標(biāo)核定的商品服務(wù)上單獨(dú)將該美術(shù)作品作為商標(biāo)注冊(cè)或使用，存在以下兩種觀點(diǎn)：
第一種觀點(diǎn)認(rèn)為，轉(zhuǎn)讓商標(biāo)的行為不構(gòu)成著作權(quán)默示許可。注冊(cè)商標(biāo)的專(zhuān)用權(quán)以核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)和核定使用的商品為限，故受讓人僅對(duì)受讓商標(biāo)享有專(zhuān)用權(quán)，即使該美術(shù)作品系受讓商標(biāo)的顯著部分，受讓人亦不能單獨(dú)將其注冊(cè)并使用，否則侵犯了著作權(quán)人的在先著作權(quán)。
第二種觀點(diǎn)認(rèn)為，轉(zhuǎn)讓商標(biāo)的行為構(gòu)成著作權(quán)默示許可。商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的目的是在核定商品服務(wù)上使用涉案標(biāo)識(shí)，為防止因權(quán)利主體不同導(dǎo)致市場(chǎng)混淆和消費(fèi)者誤認(rèn)，受讓人有權(quán)單獨(dú)將該美術(shù)作品在轉(zhuǎn)讓商標(biāo)核定商品服務(wù)上注冊(cè)成為新商標(biāo)或使用，轉(zhuǎn)讓人則無(wú)權(quán)在同種商品服務(wù)上注冊(cè)或使用相近似的標(biāo)識(shí)。
【評(píng)析】
筆者贊同第二種觀點(diǎn)。理由如下：
1.發(fā)揮商標(biāo)使用的應(yīng)有權(quán)能。商標(biāo)的生命在于使用，商標(biāo)權(quán)利人同時(shí)享有使用權(quán)能與禁用權(quán)能。使用權(quán)以核定使用范圍為準(zhǔn)，禁用權(quán)則延伸至可能引起混淆的近似類(lèi)別上的近似標(biāo)識(shí)。商標(biāo)權(quán)人可以在先注冊(cè)使用的商標(biāo)為基礎(chǔ)，在相同類(lèi)別上申請(qǐng)注冊(cè)并使用與上述注冊(cè)商標(biāo)近似的標(biāo)識(shí)，以達(dá)到防止混淆或淡化的目的，這亦是商標(biāo)法所允許的。同理，經(jīng)轉(zhuǎn)讓取得注冊(cè)商標(biāo)后，商標(biāo)受讓人亦取得該商標(biāo)上述全部使用權(quán)能與禁用權(quán)能。本案中，展育公司從三之三公司受讓取得第1984484號(hào)商標(biāo)，基于對(duì)該商標(biāo)享有的全部使用權(quán)能及禁用權(quán)能，有權(quán)在該商標(biāo)核定使用的類(lèi)別中使用或許可他人使用相應(yīng)商標(biāo)，亦有權(quán)在相同類(lèi)別上注冊(cè)使用與上述商標(biāo)構(gòu)成近似的“A（深灰色）”商標(biāo)并許可他人使用，如此才能充分發(fā)揮商標(biāo)的權(quán)能。
2.維持商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的正常秩序。為了保證受讓人使用該注冊(cè)商標(biāo)的商品質(zhì)量，商標(biāo)轉(zhuǎn)讓行為不得造成欺騙性后果或造成公眾對(duì)不同來(lái)源的商品的混淆。為此，我國(guó)采用了近似商標(biāo)一并轉(zhuǎn)讓模式。同理，若美術(shù)作品作為商標(biāo)顯著部分注冊(cè)了商標(biāo)，轉(zhuǎn)讓時(shí)也應(yīng)防止混淆，保證權(quán)利的穩(wěn)定和清晰界定，才能營(yíng)造穩(wěn)定的市場(chǎng)秩序。本案中，如認(rèn)為商標(biāo)轉(zhuǎn)讓行為并不構(gòu)成著作權(quán)默示許可，則三之三公司有權(quán)依據(jù)其對(duì)“A”美術(shù)作品的在先著作權(quán)就商標(biāo)受讓人的商標(biāo)使用行為提起著作權(quán)侵權(quán)之訴，如此將出現(xiàn)商標(biāo)受讓人無(wú)權(quán)在相應(yīng)核定服務(wù)上使用含有“A（深灰色）”標(biāo)識(shí)的注冊(cè)商標(biāo)的后果，陷入商標(biāo)合法受讓后無(wú)法合法使用的悖論。此結(jié)果與涉案商標(biāo)轉(zhuǎn)讓行為的目的相悖，不符合商標(biāo)法的立法目的。
3.符合誠(chéng)實(shí)信用的基本原則。本案中，三之三公司將“A”美術(shù)作品作為商標(biāo)“A3&3”顯著部分進(jìn)行注冊(cè)，該行為本身是作品的一種使用方式，是作品在商標(biāo)領(lǐng)域的使用，其應(yīng)當(dāng)知道使用的法律后果，即該作品必然通過(guò)復(fù)制、發(fā)行等方式使用在特定產(chǎn)品或服務(wù)上，發(fā)揮區(qū)別商品或服務(wù)來(lái)源的作用。三之三公司在商標(biāo)轉(zhuǎn)讓中是明知受讓人在商標(biāo)領(lǐng)域?qū)ψ髌愤M(jìn)行復(fù)制發(fā)行等使用，但在商標(biāo)轉(zhuǎn)讓中未限制受讓人對(duì)商標(biāo)的具體使用方式，那么基于誠(chéng)實(shí)信用原則，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為受讓人在商標(biāo)領(lǐng)域內(nèi)使用作為商標(biāo)顯著部分的美術(shù)作品無(wú)須再單獨(dú)取得該公司許可。合法的轉(zhuǎn)讓行為已然使作品的著作權(quán)人以默示的許可方式許可商標(biāo)受讓人對(duì)上述作品在商標(biāo)領(lǐng)域的使用，著作權(quán)人或利害關(guān)系人均不能妨礙或限制上述作品商標(biāo)功能的發(fā)揮。